La CAFC stabilisce vittorie e sconfitte per Uniloc in sentenze preferenziali separate sulla legittimazione ad agire

"Il caso Apple ha affrontato e deciso esattamente le stesse questioni presentate qui; tali questioni sono state effettivamente oggetto di controversia; le questioni sono state determinate da una sentenza valida e definitiva; e la determinazione di tutte e tre le questioni era essenziale per il giudizio precedente." – CAFC

In una decisione precedente emessa venerdì, la Corte d'Appello del Circuito Federale (CAFC) degli Stati Uniti ha confermato una decisione del tribunale distrettuale secondo cui Uniloc USA, Inc., Uniloc Luxembourg, SA e Uniloc 2017 non erano tutte legittimate a citare in giudizio Motorola e Blackboard per violazione di brevetti perché è stato collateralmente fermato da una precedente decisione nel suo caso con Apple. Ma in una sentenza precedente separata, la CAFC ha affermato che la licenza non esclusiva di Uniloc con Fortress Credit Co, LLC è stata terminata tramite accordo prima delle azioni legali di Uniloc contro Google, eliminando la capacità di Fortress di concedere in sublicenza i brevetti in causa e mantenendo la posizione di Uniloc. .

Nei loro distinti ricorsi contro Motorola e Blackboard, Uniloc USA/Uniloc Luxembourg (gli Uniloc) e Uniloc 2017 hanno sostenuto che il tribunale distrettuale statunitense del distretto di Delaware ha erroneamente respinto le cause per mancanza di legittimazione ad agire perché "anche se ha concesso una licenza e diritto di sub-licenza a Fortress, le sentenze dei tribunali distrettuali non sono coerenti con" le precedenti decisioni del Circuito Federale. Gli Uniloc e Uniloc 2017 avevano stipulato un Revenue Sharing and Note and Warrant Purchase Agreement (RSA) con Fortress in merito ad un prestito Fortress concesso agli Uniloc. La RSA ha detto:

"[L]e [Unilocs] concederà a [Fortress]... una licenza non esclusiva, esente da royalty (incluso il diritto di concedere sublicenze) rispetto ai Brevetti, che sarà evidenziata e riflessa in, l'Accordo di Licenza del Brevetto. [Fortress]... potrà utilizzare tale licenza solo a seguito di un Evento di Inadempienza."

Dal momento che Uniloc non è riuscita a "effettuare o osservare nessuno degli impegni o degli accordi contenuti nell'Articolo VI", compreso l'aver ricevuto un obiettivo di monetizzazione di 20.000.000 di dollari per i quattro trimestri terminati a marzo 2017, la CAFC ha affermato che "questo sembrava costituire un evento di inadempimento risultante in una concessione di licenza effettiva a Fortress." Nel novembre 2017, Unilocs ha citato in giudizio Motorola per violazione del brevetto statunitense n. 6.161.134, che faceva parte del contratto di licenza, e Motorola ha chiesto il licenziamento per mancanza di legittimazione ad agire. Poi, nel dicembre 2020, Motorola ha avvisato la corte della decisione nel caso Uniloc USA, Inc. contro Apple, Inc., in cui "la corte aveva ritenuto che Uniloc USA fosse priva di legittimazione perché il brevetto rivendicato era stato concesso in licenza a Fortress, e Fortress aveva il diritto di concedere in sublicenza il brevetto rivendicato al presunto contraffattore."

Il tribunale distrettuale alla fine ha respinto il caso Motorola per mancanza di giurisdizione in materia senza riferimento al caso Apple. Invece, la corte ha affermato che Unilocs "ha commesso almeno un evento di inadempienza sufficiente a innescare l'acquisizione della licenza da parte di Fortress e che questo evento di inadempienza non è stato né risolto né annullato". Si è basato sulla giurisprudenza che coinvolge licenziatari esclusivi, in contrapposizione ai titolari di brevetti, e ha ritenuto che gli Uniloc fossero privi di legittimazione "perché Fortress aveva il diritto teorico di concedere in sublicenza il brevetto rivendicato al presunto contraffattore, e gli Uniloc, di conseguenza, non avevano il diritto di esclusione" necessario conferire la legittimazione." I fatti della causa intentata da Uniloc nel 2017 contro Blackboard per violazione dei brevetti statunitensi n. 6.324.578 e 7.069.293 erano identici e anche il tribunale distrettuale ha respinto la causa per mancanza di legittimazione ad agire, indicando che la decisione di Motorola ha comportato un'esclusione collaterale.

Nella sua discussione, il Circuito Federale ha innanzitutto riconosciuto che l'argomentazione di Uniloc secondo cui anche se avesse concesso una licenza e il diritto di sub-licenza a Fortress, sarebbe ancora in vigore l'Articolo III, ha "una forza considerevole". Il CAFC ha spiegato:

"I titolari e i licenziatari dei brevetti non hanno diritti di brevetto identici, e i titolari dei brevetti probabilmente non mancano di legittimazione semplicemente perché hanno concesso una licenza che dava a un'altra parte il diritto di concedere in sublicenza il brevetto a un presunto contraffattore."